רובי בוס בע"מ נ. הוגו בוס בע"מ

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 2498/97 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט י' טירקל כבוד השופט מ' אילן המערערת: רובי בוס בע"מ נגד המשיבה: 1. HUGO BOSS A.G. ערעור על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מיום 23.3.97 תאריך הישיבה: כ"ב בחשוון תשנ"ט (11.11.98) בשם המערערת: עו"ד ארנן גבריאלי, עו"ד נחום גבריאלי בשם המשיבה: עו"ד צבי חוברס, עו"ד אלונה לינדנשטראוס פסק-דין השופט י' טירקל: עובדות הרקע של הפרשה 1. המערערת בערעורה שלפנינו תוקפת את החלטתו של רשם סימני המסחר, מר מיכאל אופיר (להלן - "הרשם"), מיום 23.3.97, בענין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהגישו רובי בוס בע"מ (להלן - "המערערת"), Hugo Boss A.G. (להלן - "המשיבה") וכן Boss Manufacturing Company - שבהסכמת בעלי הדין נמחקה מן הערעור שלפנינו. המערערת ביקשה לרשום את השם Boss כשלצדו השם Rubi Boss באותיות קטנות. המשיבה הגישה שתי בקשות, בהן ביקשה לרשום את השם Boss, ושתי בקשות נוספות, בהן ביקשה לרשום את השם Hugo Boss. כל הבקשות מתייחסות למוצרים שונים מתחום ההלבשה. נקדים ונאמר כי על הבקשות חל סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972- (להלן - "הפקודה"), המורה כי: "הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מהם עד שנקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה כאמור יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון". הרשם, בדונו בבקשות לפי סעיף 29 לפקודה, מוסמך לדון גם בסכסוך גופו, ואז עומדת למבקש הרואה עצמו נפגע זכות ערעור על החלטתו לבית המשפט העליון (ראו: בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos. Leeming & Co., Inc. New York ואח', פ"ד יד 1718; בג"צ 228/65 ל' פרומין ובניו בע"מ נ' חברת פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ואח', פ"ד יט (3) 337; בג"צ 90/70 Bacardi & Company Limited נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד כה (2) 87). כך היה בעניננו. החלטת הרשם 2. בבואו לבחון את זכויותיהן של בעלות הדין לפי סעיף 29 לפקודה שקל הרשם את מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות, את מידת השימוש שנעשה בכל אחד מהסימנים בישראל ואת תום לבה של כל אחת מבעלות הדין כאשר בחרה בסימן שהיא מבקשת לרשום. לענין מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות קבע, כי למועד משקל משני בלבד בהשוואה למשקלם של שני הגורמים האחרים. הואיל ובקשתה של המערערת הוגשה רק חודשים ספורים לפני שהוגשו הבקשות המתחרות האחרות, אין בפרק זמן קצר שכזה, כשלעצמו, כדי להעניק עדיפות לאחד המתחרים. לענין השימוש בכל אחד מהסימנים קבע, כי המערערת לא התמידה בשימושה בסימן שביקשה לרשום ולמעשה השתמשה בסימנים אחדים, שונים זה מזה מבחינת צורת האותיות וגודלן. על כן, השימוש שעשתה בסימן שביקשה לרשום אינו השימוש הנדרש על פי הפקודה, "כזה שעל ידיו נעשה הסימן ידוע ומקובל בציבור, עד כדי לקשור את הסימן עם סחורתו של בעל הסימן", הן משום שהשימוש בסימן לא היה עקבי והן משום שהסימן מצוין על גבי תווית הנתפרת בתוך הטובין ולפיכך קשה לראותו. לעומת זאת שוכנע הרשם כי השימוש שעשתה המשיבה בסימן שאותו ביקשה לרשום היה בהתאם לדרישות הפקודה ומבחינה זאת יש לה עדיפות על פני המערערת. עוד קבע, כי המשיבה משתמשת בסימן זה בישראל ומחוצה לה, וכי במספר מדינות נוספות נרשם כסימן המסחר שלה; כי המשיבה הוכיחה שיש לה מוניטין בינלאומי בסימן; וכי היא הציגה "הוכחות חד משמעיות בדבר השימוש בסימנה בישראל. השימוש כולל הן מכירות בפועל --- והן פרסום הסימן והטובין נושאי הסימן בישראל". אשר לתום הלב קבע, כי על שכמה של המערערת מוטל הנטל לשכנע, כי בחרה את הסימן שהיא מבקשת לרשום בתום לב, וכי לא הרימה את הנטל. לענין זה קבע כי עדותו של מר מתתיהו, מנהל המערערת ובעל המניות העיקרי בה, שהעיד על אופן בחירת השם והסימן, "אינה נראית אמינה כבר על פניה" ואף "נמצאת מעבר לכל גבולות המתקבל על הדעת". המערערת לא הסבירה מדוע בחרה בסימן כתוב באותיות לועזיות דווקא, לצורך סחורה המיועדת לשיווק בישראל, וכפי שהתרשם הרשם "המבקשת מס' 1 (המערערת - י' ט') בחרה בסימנה כדי ליהנות מהמוניטין שהמבקשת מס' 2 (המשיבה - י' ט') רכשה לעצמה ברחבי העולם --- לא נראה סביר בשום פנים ואופן שאך באופן מקרי נבחר הן השם Boss, הן כיתובו הלועזי, הן עיצוב האותיות והן מבנה הלוגו, אשר עיצובו כה דומה עד כי העין נוטה לדלג על הפרטים, אשר רק בהם יש הבדל ביניהם (Rubi או Hugo באותיות קטנות)". 3. על פי קביעות אלה הגיע הרשם למסקנה, כי זכותה של המשיבה עדיפה על זכותה של המערערת. אשר לאפשרות לרשום את שני הסימנים במקביל, לפי סעיף 30 לפקודה, קבע כי לא התקיים התנאי של "שימוש מקביל בתום לב". כן קבע כי לא מתקיימות "נסיבות מיוחדות אחרות" המצדיקות רישום מקביל, שכן הדמיון בין שני הסימנים עלול להטעות את ציבור הצרכנים וכן יאפשר למערערת ליהנות מהמוניטין של המשיבה ויגרום ל"דילול הערך הכלכלי" של הסימן של המשיבה. לפיכך נעתר הרשם לבקשותיה של המשיבה ודחה את בקשתה של המערערת. מכאן הערעור שלפנינו. טענותיה של המערערת 4. באי כוחה של המערערת שטחו לפנינו טענות מטענות שונות, אולם מיקדו אותן בעיקר בנקודות הבאות: לענין השימוש בסימנים. המערערת עשתה שימוש נרחב ועקבי בסימן שביקשה לרשום, ואילו המשיבה כלל לא הפיצה את מוצריה בישראל באופן רשמי עד ראשית שנת 1990. מכאן שלא היה מקום להתחשב בשימוש שעשתה המשיבה בסימן מחוץ לישראל. לענין תום הלב. המערערת בחרה את סימנה והתחילה להשתמש בו שלוש שנים לפני שהתחילה המשיבה להשתמש בסימן שלה בישראל; באותה תקופה לא היה כל פרסום למוצרי המשיבה בארץ ולא היה לה סימן מסחר רשום בישראל. לא היה כאן, אפוא, נסיון של המערערת ליהנות שלא כדין מן המוניטין של המשיבה, ולא היה מקום לקבוע כי המערערת בחרה את סימנה שלא בתום לב. לא היה גם מקום לקבוע כי נטל השכנוע בענין תום הלב מוטל על המערערת; דווקא המשיבה, שביססה את זכותה לפי סעיף 29 לפקודה על חוסר תום הלב של המערערת, היא "המוציא מחברו" והנטל מוטל עליה. נטל זה לא הרימה. אשר לאפשרות של רישום מקביל של שני הסימנים לפי סעיף 30 לפקודה, עמד הרשם על חוסר תום לב בבחירת הסימן במקום על חוסר תום לב בשימוש בו. מכל מקום לא הוכח חוסר תום לב מצד המערערת. אשר לנסיבות המיוחדות המצדיקות רישום מקביל, לא הוכח שרישום מקביל יגרום להטעיית ציבור הצרכנים, ודווקא רישום מקביל של שני הסימנים הוא הפתרון הצודק בנסיבות הענין. אעיר כאן, כי המערערת טענה בכתב הערעור כי קיים "שוני מובהק" בין הסימן שלה לסימן של המשיבה, אולם זנחה את טענתה בשלב הסיכומים. בחנתי את הסימנים לפי מראה עיני ונראה לי שהיטיבה לעשות. הדיון בטענות 5. השגותיה של המערערת אין להן על מה שיסמכו. אשר לשימוש שנעשה בכל אחד מהסימנים המתחרים קבע הרשם כי זכויותיה של המשיבה עדיפות על זכויותיה של המערערת. את קביעתו השתית על ממצאים שבעובדה בדבר השימוש שעשתה כל אחת מבעלות הדין בסימן שאותו ביקשה לרשום. ממצאיו של הרשם מעוגנים היטב בראיות שהיו לפניו ובהגיונם של הדברים, ומסקנתו עולה מן הממצאים. בכל אלה לא מצאתי מקום להתערב. אכן, הרשם קבע ממצאים גם בדבר מידת השימוש שעשתה המשיבה בסימנה בחו"ל; אולם, אפילו נכונה הטענה, כי לענין סעיף 29 לפקודה אין להתחשב בשימוש שנעשה בסימן בחו"ל, אין בטענה זאת כדי להועיל למערערת. כפי שקבע הרשם הציגה המשיבה "הוכחות חד משמעיות בדבר השימוש בסימנה בישראל" וכי היא "הוכיחה כי מוצריה מוכרים היטב ברחבי העולם ולה המוניטין בסימנה ובטובין נושאי הסימן הן בארץ והן מחוצה לה" (ההדגשות שלי - י' ט'). אשר לתום הלב של כל אחת מבעלות הדין בבואה לבחור את סימנה היתה מסקנתו של הרשם כי המערערת נהגה שלא בתום הלב. בכך סמך על התרשמותו מעדותו של מר מתתיהו - שלגרסתו לא האמין - ועל נסיבות אובייקטיביות: הדמיון הרב לסימנה של המשיבה, שזכה למוניטין בינלאומי, והבחירה בסימן כתוב באותיות לועזיות דווקא, על אף שהוא מתייחס לסחורה המיועדת לשיווק בישראל. מסקנתו מעוגנת היטב בעובדות ובדין ולא מצאתי מקום להתערב בה (לענין הבחירה בכיתוב לועזי דווקא, והדמיון לסימן אחר בעל מוניטין בינלאומי, כסממנים לחוסר תום לב בבחירת סימן, ראו: בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' The H. D. Lee Company ואח', פ"ד כב (2) 189; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד לט (2) 148; ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited (לא פורסם), תקדין עליון 98 (2) 391). גם טענתה של המערערת, כי לא עליה היה הנטל לשכנע שבחרה את סימנה בתום לב, אינה יכולה להועיל לה. מסקנתו של הרשם לא היתה מבוססת על כך שלא עמדה בנטל השכנוע - אף על פי שציין ש"לא הוכיחה תום לב מטעמה בבחירת סימנה" - כי אם על התרשמותו הפוזיטיבית החד משמעית, לפיה בחרה המערערת את סימנה שלא בתום לב. אעיר כאן, מבלי להכריע בסוגיה זאת, כי במקרים כגון אלה, כאשר הוכח כי מבחינת השימוש בסימן עדיפה לכאורה זכותו של צד מסוים, וכאשר הוכח כי לאותו צד מוניטין מבוסס ורחב היקף בסימן, יש הצדקה להעביר אל שכמו של הצד המתחרה את הנטל לשכנע, כי בתום לב בחר בסימן דומה. 6. אשר לאפשרות לרשום במקביל את של שני הסימנים לפי סעיף 30 לפקודה קבע הרשם, כאמור, כי בחירתה של המערערת בסימן אותו ביקשה לרשום לא היתה בתום לב. אכן, סעיף 30 לפקודה מתייחס לשימוש בסימן, להבדיל מבחירתו, אולם בנסיבות המקרה שלפנינו אין לומר כי היה "שימוש מקביל בתום לב" בשני הסימנים, כאשר כבר בחירתו של הסימן המקביל נגועה בפגם של העדר תום לב. ראוי לציין כאן, כי במקרים קודמים שנדונו בבתי המשפט יושם הסעיף על בחירת הסימן (ראו: בג"צ 53/54 אלפא חברה לקוסמטיקה בע"מ, חיפה נ' Societe Technique de Parfumerie F. Millot, S.A., Paris ואח', פ"ד ט 121; בג"צ 95/68 הנ"ל). לא נפלה, אפוא, כל טעות בהחלטת הרשם כשקבע, לאור העדר תום הלב בבחירה בסימנה של המערערת, כי לא מתקיים גם התנאי של שימוש בתום לב באותו סימן. לא מצאתי מקום להתערב גם במסקנתו של הרשם, לפיה לא מתקיימות בעניננו "נסיבות מיוחדות אחרות" העשויות להצדיק רישום מקביל של שני הסימנים. הדמיון הרב בין סימניהן של המערערת ושל המשיבה וכן העובדה ששניהם מתייחסים לאותו סוג של מוצרים תומכים, לדעתי, במסקנה, כי רישום מקביל של שני הסימנים יגרום להטעיית הציבור ויאפשר למערערת ליהנות שלא כדין מהמוניטין של המשיבה. על כך אמר כבוד השופט י' וייס בבג"צ 476/82 הנ"ל, שבו נדונה הסכנה להטעיית ציבור הצרכנים בקשר להליך אחר לפי הפקודה: "אבן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים --- כאשר השמות זהים ממש, על אחת כמה וכמה --- ". על הטעיית הציבור אמרתי בע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ (טרם פורסם), שבו נדונה סכנת ההטעיה בקשר לעוולה של גניבת עין, כי: "לדעתי, אין צורך בחיקוי עד כדי זהות - לאמור, העתקה מלאה ומדויקת של כל פרט ופרט, של כל תג ותג ושל כל תכונה ותכונה שבמוצר המקורי - כדי להקים חשש להטעיה, ודי בדמיון העשוי להטעות. --- בית המשפט יבחן אם נתקיים החשש להטעיית ציבור הלקוחות על פי מבחן אובייקטיבי של 'חשש סביר' --- ". חיזוק נוסף לאמור הוא העובדה שמוצריה של המערערת הם מוצרים פשוטים וזולים, ואילו מוצריה של המשיבה יוקרתיים ואיכותיים ונהנים ממוניטין בינלאומי, ולפיכך גוברת הסכנה של דילול ערכם הכלכלי של מוצרי המשיבה, אם יותר רישום מקביל של שני הסימנים (לענין סכנת הדילול בנסיבות כאלה ראו את דברי כבוד השופט י' אנגלרד בע"א 6181/96 הנ"ל, שבו נדון דילול בהקשר של תחרות בלתי הוגנת לפי סעיף 11(6) לפקודה; כן ראו ח' קלדרון, י' קלדרון חיקויים מסחריים בישראל (תשנ"ז) 200-189). 7. אני מציע, אפוא, לדחות את הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיבה בסך 25,000.- ש"ח. ש ו פ ט הנשיא א' ברק: אני מסכים. ה נ ש י א השופט מ' אילן: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י' טירקל. ניתן היום, ב' בטבת תשנ"ט (21.12.98). ה נ ש י א ש ו פ ט ש ו פ ט העתק מתאים למקור שמריהו כהן - מזכיר ראשי 97024980.M04